Международный классификатор товаров и услуг (МКТУ)

Товарный знак – обозначение, индивидуализирующее товары и услуги одного производителя по сравнению с товарами и услугами других производителей, – всегда регистрируется в отношении определенного перечня таких товаров и услуг. Все товары и услуги делятся на 45 классов Международной классификации (МКТУ). Если какая-то конкретная позиция отсутствует в принятой классификации, ее, как правило, можно отнести к тому или иному классу по однородности.

Регистрировать торговую марку «для всего» можно, но, во-первых, это дорого (поскольку размер оплачиваемых в Роспатент пошлин зависит от количества классов МКТУ), во-вторых – рискованно, так как если в течение трехлетнего периода Вы не используете Ваше обозначение для некоторых позиций, любое заинтересованное лицо может подать в Суд по интеллектуальным правам (СИП) исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны Вашего знака, и если Вы не докажете его использование, товарный знак будет аннулирован для определенных товаров и/или услуг, и кто-то другой сможет оформить его на себя. В третьих, чем шире перечень товаров и услуг, тем больше вероятность, что кто-то уже нечто подобное зарегистрировал или подал заявку на регистрацию товарного знака раньше Вас, и это послужит причиной вынесения экспертизой предварительного отказа в отношении всех или части заявленных товаров и/или услуг, указанных в Вашей заявке (Уведомление о проведенной экспертизе), что усложнит и удлинит срок регистрации товарного знака.

Таким образом, общая рекомендация - включать в перечень заявки только те товары и услуги, для которых бренд уже используется или планируется к использованию.

Бизнес развивается непрерывно, постоянно меняются рыночные условия, расширяется ассортимент. Часто получается так, что уже после получения свидетельства или подачи заявления на регистрацию предприниматель сталкивается с необходимостью расширения правовой охраны своего знака, включения новых товаров и услуг. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли добавить в заявку новые классы?

После того, как знак зарегистрирован, никто не может без Вашего разрешения использовать его в отношении зарегистрированных товаров и услуг, и товаров и услуг, однородных зарегистрированным. Поэтому необходимо определить, однородны ли те новые позиции, для которых Вам нужна охрана, с теми, которые уже указаны Свидетельстве о регистрации товарного знака. Это значит, что, например, если у Вас в перечне товаров нет «сметаны», но есть «молоко и молочные продукты», правовая охрана Вашего знака действует и для сметаны тоже, поэтому дополнительных действий, как правило, совершать не нужно.

На практике же обычно все не так просто. Успешные производители решают открывать совершенно новые ассортиментные линейки, выходить на новые рынки. И начинают использовать свой бренд для той продукции, для которой изначально его использовать даже не предполагалось. Естественно, возникает необходимость иметь защиту знака и для этих новых наименований.

Однако в соответствии с законами РФ и нормативно-правовыми актами Роспатента, добавить в заявку или свидетельство новые позиции не получится, поскольку в этом случае происходит существенное изменение товарного знака, а именно, изменяется объем правовой охраны по отношению к первоначально заявленному.

При этом следует отметить, что сократить перечень товаров и услуг, указанных в зарегистрированном товарном знаке, возможно путем подачи в ФИПС заявления от владельца товарного знака с уплатой соответствующей пошлины.

Если Вы хотите получить охрану Вашего бренда для товаров и услуг, которых нет в первоначальной заявке или свидетельстве, Вам, к сожалению, придется подавать новую, полноценную заявку на регистрацию товарного знака. В ней Вы можете указать номер уже имеющегося у Вас свидетельства, для этого есть особое поле в соответствующей форме, однако, на процесс регистрации это никак не повлияет.

Экспертиза по заявке будет проводиться с самого начала, в те же сроки (до 12 месяцев, на практике сейчас — 8-10 месяцев с даты подачи заявки), будет проверяться наличие абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации. Наличие у Вас регистрации для неоднородных товаров и услуг, к сожалению, не гарантирует успешную регистрацию для «расширенного» списка.

Что делать, если кто-то уже зарегистрировал товарный знак для интересующих Вас позиций?

Если в процессе экспертизы такой новой заявки на дополнительные товары и услуги ведомство направляет Вам уведомление о том, что Вашей регистрации мешает ранняя регистрация или заявка третьего лица, есть несколько вариантов действий.

Первый вариант – попытаться договориться с тем заявителем/правообладателем, а именно, запросить у него письмо-согласие на Вашу регистрацию или выкупить его знак для интересующих Вас позиций перечня.

Второй вариант – подать заявление в Суд по интеллектуальным правам (СИП) о досрочном прекращении правовой охраны мешающего Вам знака в связи с его неиспользованием правообладателем.

Третий вариант – если Ваш знак и противопоставленное Вам обозначение не являются тождественными, можно пытаться доказать их несходство в рамках ответа на Уведомление экспертизы, приводя доводы в защиту регистрации Вашего знака. Вы можете сделать упор на разнице в графическом, семантическом или фонетическом восприятии двух знаков или же на приобретенной известности Вашего логотипа среди российских потребителей, предоставив подтверждающие документы.

Наконец, если Вы видите, что противопоставленное Вам обозначение было подано на регистрацию Вашим конкурентом, который пытается нажиться на Вашей репутации и выдать свою продукцию за Вашу, Вы можете предпринимать определенные действия против регистрации такого знака. Если это заявка с незавершенным делопроизводством, Вы можете направить в адрес экспертизы ФИПС протест против регистрации заявленного обозначения (возражение), ссылаясь, например, на то, что регистрация такого обозначения не на Ваше имя, а на имя иной компании/ИП будет вводить потребителя в заблуждение. Если знак уже зарегистрирован, Вы также можете попытаться оспорить такую регистрацию – на тех же основаниях, но только уже в Палате по патентным спорам.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, добавить в зарегистрированный товарный знак новые товары и/или услуги и зарегистрировать такое дополнение в «упрощенном» порядке невозможно. Необходимо подавать новую заявку на регистрацию, проходить весь процесс экспертизы заново и получать новое Свидетельство о регистрации товарного знака, с новым номером регистрации.

Оставьте нам свой контактный номер телефона или электронный адрес, и мы ответим на все Ваши вопросы касательно расширения перечня товаров и услуг Вашей регистрации.