Какие изменения можно внести в товарный знак в Роспатенте: полный список и инструкция

Внесение изменений в свидетельство на товарный знак и в госреестр

Возможность внесения изменений в товарный знак предусмотрена:

- на стадии подачи заявки (до регистрации)^[1];

- после регистрации товарного знака^[2].

Внесение изменений в заявку на товарный знак (до регистрации)

Заявитель вправе вносить изменения в заявку на товарный знак (дополнять, уточнять, исправлять материалы) в период её экспертизы – до того, как по ней примут решение. Однако дополнительные материалы не примут, если:

- вы добавили перечень товаров, которых не было в первоначальной заявке;

- заявленное обозначение существенно изменено.

Если что-то из этого все‑таки необходимо сделать, такие документы не примут к рассмотрению. Вместо этого придётся подать новую заявку.

Что можно изменить в зарегистрированном товарном знаке

Основной принцип – изменения не должны менять суть заявленного обозначения и расширять объем прав правообладателя. Правообладатель вправе вносить следующие изменения:

1. Сведения о владельце. Физическое лицо обязано уведомить Роспатент об изменении ФИО и места жительства, а юридическое лицо – о смене организационно-правовой формы, наименования и местонахождения. Важно также актуализировать адрес для переписки с ведомством.

2. Перечень классов МКТУ. Закон допускает только сокращение перечня: исключение целого класса или отдельных товаров и услуг внутри него. Расширить перечень уже в зарегистрированном знаке нельзя – для этого нужна новая регистрация.

3. Очевидные технические ошибки. Роспатент позволяет исправлять опечатки в реестре товарных знаков, даже если они касаются словесного элемента – но только при условии, что это не меняет его фонетического звучания и смысла.

4. Визуальные элементы. Незначительные правки логотипа можно оформить через заявление о внесении изменений. Например, разрешается убрать из товарного знака неохраняемый словесный элемент («ресторан» или «отель»), изменить цвета на близкие (голубой на синий или малиновый на красный), подкорректировать наклон шрифта или расстояние между буквами. При этом нельзя исправить латиницу на кириллицу, поскольку это уже считается существенным изменением внешнего вида и создает новый товарный знак^[3].

Что нельзя изменить в товарном знаке после регистрации

Роспатент откажет в регистрации изменений, если они существенно меняют облик знака. Нельзя:

- менять основной графический элемент или ключевое слово – это считается созданием нового обозначения, требующего новой регистрации;

- добавлять новые классы МКТУ или расширять список товаров внутри уже зарегистрированного класса.

Как внести изменения: пошаговая процедура в Роспатенте

Как было отмечено ранее, закон разрешает вносить корректировки и на этапе рассмотрения заявки на товарный знак, но до принятия Роспатентом решения по результатам экспертизы (ст. 1497 ГК РФ), и после регистрации товарного знака (ст. 1505 ГК РФ). Для этого нужно подать заявление с указанием характера вносимых изменений и уплатить госпошлину.

В случае принятия положительного решения ведомство актуализирует данные в государственном реестре товарных знаков. Если решение отрицательное, заявитель может обжаловать его в суде. Так было в деле, где правообладатель товарного знака попытался изменить шрифт и месторасположение элементов (чтобы слова располагались не друг над другом, а в одну строку). Роспатент отказал в регистрации корректировок, однако суд удовлетворил требования правообладателя и обязал федеральную службу по интеллектуальной собственности обновить товарный знак^[4].

Теперь по порядку.

1 Подготовьте документы

- Заявление установленной формы

- Доверенность на представителя

- Изображение товарного знака с измененными элементами в 5 экземплярах

- Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений

- Измененный перечень товаров или услуг

2 Уплатите госпошлины (размер зависит от типа изменений)

Приложите к пакету документов документ, подтверждающие уплату государственных пошлин

3 Подайте заявление в Роспатент

Есть несколько способов: - лично через окно приема документов или почтой; - в электронном виде (потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и учетная запись юридического лица или ИП в ЕСИА).

4 Дождитесь результатов рассмотрения заявления

Это займет до 75 рабочих дней. Вы получите официальное уведомление о внесении изменений и приложение к свидетельству, где указаны новые данные.

Почему важно вносить изменения

Если у правообладателя товарного знака что-то поменялось, в его интересах оперативно сообщить об этом в ведомство. Законом не установлен конкретный срок для уведомления, но именно правообладатель несет все риски возможных неблагоприятных последствий.

Например, если в реестре указан старый адрес для корреспонденции, владелец товарного знака может пропустить уведомление от Роспатента — при этом формально будет считаться оповещенным. Своевременное получение писем очень важно, поскольку в них может быть информация о поданном третьим лицом возражении против регистрации знака, и тогда пропуск срока на ответ приведет к досрочному прекращению правовой охраны вашей интеллектуальной собственности.

Сложности возникнут и при заключении лицензионного договора, договора отчуждения или любых других действиях, связанных с распоряжением исключительными правами на товарный знак. Все они подлежат регистрации в Роспатенте. Если будут выявлены различия между договором и реестром, ведомство приостановит регистрацию. В этом случае придется сначала подать заявление на внесение изменений, и только после обновления данных продолжать процесс регистрации.

И, пожалуй, самый серьезный риск – использование товарного знака иным образом, чем он зарегистрирован в реестре.

1. Во-первых, такой товарный знак может совпасть с чужим, и, если тот будет надлежащим образом зарегистрирован, вы окажетесь нарушителем исключительных прав и рискуете быть привлеченным к ответственности (а компенсация за это нарушение иногда превышает 10 млн руб.).

2. Во-вторых, вы не сможете продать права на товарный знак, заключить лицензионный договор или открыть франшизу, пока фактически используемый вами товарный знак не будет соответствовать знаку, зарегистрированному в реестре (или пока не зарегистрируете новое обозначение).

3. И в-третьих, ранее зарегистрированный вами товарный знак вправе аннулировать, если докажут, что вы не использовали его непрерывно в течение трех лет^[5].

Аннулирование товарного знака по неиспользованию: последствия и как избежать

Аннулирование товарного знака вследствие неиспользования – это досрочное прекращение его правовой охраны из-за того, что правообладатель не использовал знак в своей деятельности в течение 3 лет подряд.

Последствия аннулирования

1. Утрата исключительного права. Правообладатель теряет право использовать товарный знак и распоряжаться им (продавать, лицензировать и т. д.).

2. Доступность для регистрации другими лицами. После аннулирования знак может быть зарегистрирован новым заявителем.

3. Необходимость повторной регистрации. Если правообладатель захочет восстановить права на знак, ему придётся подавать новую заявку и проходить всю процедуру регистрации заново.

4. Финансовые потери. Правообладатель может понести расходы на судебные издержки.

Как избежать аннулирования

1. Регулярно использовать товарный знак. Под использованием понимается:

­ - маркировка товаров, упаковки, этикеток;

­ - размещение знака в рекламе, на вывесках, в доменном имени сайта;

­ - использование в деловой документации, предложениях о продаже, объявлениях.

Также считается использованием передача прав на товарный знак по лицензионному договору.

2. Документировать использование. Сохранять доказательства применения знака: договоры с поставщиками и клиентами, рекламные материалы, счета, накладные, фотографии продукции с товарным знаком, договоры лицензирования и т. д.

3. Проверять классы МКТУ. Убедиться, что товарный знак используется во всех классах, для которых он зарегистрирован. Если знак не применяется для какой-то категории товаров/услуг, есть риск аннулирования только в отношении этих позиций.

4. Своевременно реагировать на претензии. Если правообладатель получил предложение от заинтересованного лица о добровольном отказе от товарного знака или заключении договора отчуждения, стоит оценить свои шансы в суде. Если есть доказательства использования знака, стоит подготовить контраргументы и собрать подтверждающие документы.

5. Обратиться к специалистам. При возникновении рисков аннулирования или сложностей с доказательством использования знака рекомендуется привлечь юристов, специализирующихся на интеллектуальной собственности.

Чем мы можем помочь

Мы поможем эффективно пройти эту процедуру. А в случае получения отказа обжалуем принятое решение в суде. Если вашему товарному знаку требуются существенные корректировки, PATENTUS подаст новую заявку и проведет вас через всю процедуру регистрации до получения свидетельства.

^[1] Статья 1497 Гражданского кодекса РФ «Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания».

^[2] Статья 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации «Свидетельство на товарный знак» (часть четвертая ГК РФ).

^[3] Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1092/2020 (о признании изменений товарного знака существенными).

^[4] Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-447/2023 (судебная практика по спорам о товарных знаках).

^[5] Статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации «Последствия неиспользования товарного знака».