С 01 июня 2016г. в статью 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) было введено общее правило, согласно которому любой спор, возникший из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда только после принятия сторонами мер по его досудебному урегулированию. Исключения из этого правила были прямо перечислены в ч. 5 ст. 4 АПК РФ. Так, к числу исключений были отнесены дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
12 июля 2017г. законодательство вновь было изменено. П. 5 ст. 4 АПК РФ был скорректирован и на сегодняшний день предусматривает, что претензионный порядок обязателен для споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, а также для иных споров, возникающих из гражданских правоотношений, если это установлено федеральным законом или договором. Иск может быть предъявлен по прошествии 30 календарных дней с момента направления претензии, если договором не установлен иной срок.
В свою очередь, в IV части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменения коснулись редакции двух статей.
В ст. 1252 ГК РФ появился п. 5.1, который гласит, что если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. В случае предъявления неденежных требований (о признании права, об изъятии контрафактного материального носителя и т.д.). Иск может быть предъявлен по прошествии 30 календарных дней с момента направления претензии.
Здесь же еще раз обратим внимание, что, следуя букве закона, если истцом и/или ответчиком является физическое лицо и спор неподведомственен арбитражному суду, претензионный порядок необязателен даже по спорам о взыскании компенсации или убытков.
Кроме того, обязательный претензионный порядок был введен в ст. 1486 ГК РФ, посвященную досрочному прекращению правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Теперь лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, обязано направить правообладателю товарного знака и его представителю предложение обратиться в Роспатент и отказаться от права на товарный знак либо уступить такому заинтересованному лицу исключительное право на товарный знак в отношении интересующих товаров и/или услуг. Спустя два месяца после направления претензии заинтересованное лицо вправе подать иск, однако на обращение с иском есть лишь месяц. Полагаем, это связано с тем, что момент направления претензии теперь является точкой отсчета периода доказывания использования товарного знака.
Представляется, что для категорий дел, прямо не предусмотренных законом, претензионный порядок не является обязательным.
Резюмируем новые правила претензионного порядка для отдельных, наиболее популярных категорий исков:
- Исковое заявление о запрете использования объекта интеллектуальной собственности, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда – претензионный порядок не обязателен.
- Исковое заявление о взыскании компенсации или убытков за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности – обязателен общий претензионный порядок (иск может быть предъявлен по прошествии 30 календарных дней с момента направления претензии), за исключением случаев, когда истцом и/или ответчиком является физическое лицо и спор неподведомственен арбитражному суду.
- Исковое заявление о расторжении договора, о взыскании задолженности по договору – обязателен общий претензионный порядок (иск может быть предъявлен по прошествии 30 календарных дней с момента направления претензии, если договором не установлен иной срок).
- Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования – обязателен специальный претензионный порядок (иск может быть предъявлен в течение месяца по прошествии двух месяцев с даты направления претензии).
- Исковое заявление о признании авторского права – претензионный порядок не обязателен.
- Исковое заявление об аннулировании патента в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым – претензионный порядок не обязателен.
- Исковое заявление о преждепользовании – претензионный порядок не обязателен.
- Исковое заявление о признании действий ответчиков злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией – претензионный порядок не обязателен.
Во-первых, в претензии должны быть четко изложены требования, которые впоследствии будут заявлены в суде.
На практике особенно остро стоит вопрос о соотношении суммы компенсации, заявленной в претензии и заявленной в рамках исковых требований. По этому поводу Суд по интеллектуальным правам неоднократно высказывал противоречивую позицию.
Можно сделать вывод, что по делам о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб. размер компенсации в претензии и в иске может отличаться с учетом права на изменение исковых требований, а также того, что итоговый размер компенсации определяется судом (например, постановление от 09.02.2017г. по делу №А82-9498/2016, , постановление от 30.08.2017г. по делу №А36-4979/2017).
По делам о взыскании компенсации в «твердой сумме» (т.е. в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права использования) из содержания претензии, как минимум, должно усматриваться, что в случае неисполнения требований лицо обратится в суд за взысканием именно такого вида компенсации (см. постановление от 10.07.2017г. по делу №А41-63873/2016).
По делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования заинтересованному лицу рекомендуется на стадии направления претензии внимательно подойти к формулированию перечня интересующих товаров и/или услуг. Представляется, что при расширении этого перечня в исковом заявлении, существует риск признания претензионного порядка несоблюденным.
Во-вторых, обосновывать свои требования конкретными документами (например, нотариальным протоколом осмотра сайта или заключением эксперта) в претензии необязательно. Для целей оценки соблюдения претензионного порядка достаточно установить факт направления претензии, содержащей определенные требования к ответчику (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2017г. по делу №А56-89625/2016).
В-третьих, в претензии по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, исходя из буквального смысла закона, должно содержаться альтернативное предложение обратиться в Роспатент и отказаться от права на товарный знак либо уступить такому заинтересованному лицу исключительное право на товарный знак. Представляется, что в случае направления претензии с предложением иного характера (например, о предоставлении письма-согласия), существует риск признания претензионного порядка несоблюденным.
В-четвертых, претензию рекомендуется направлять ценным письмом с описью вложения. В случае возвращения конверта отправителю конверт следует не следует вскрывать. Законодательно данные нюансы не прописаны, однако в случае заявления ответчиком о несоблюдении претензионного порядка, опись и закрытый конверт (который может быть открыт в присутствии суда) снимут вопросы о том, была ли претензия в действительности отправлена.
В-пятых, претензию необходимо направлять на юридический адрес ответчика. По делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования претензию также необходимо отправить по адресу правообладателя, указанному в соответствующем реестре товарных знаков, а также по указанному в том же реестре адресу представителя правообладателя.
Наконец, укажем, что процессуальным законом предусмотрено два варианта последствий признания претензионного порядка несоблюденным: возвращение искового заявления, в случае, если иск еще не принят к производству суда (подп. 5 п. 1 ст. 129 АПК РФ) или оставление иска без рассмотрения, если иск уже принят к производству суда (подп. 2 п. 1 ст. 148 АПК РФ).
