Регистрация товарного знака в США

Регистрация товарного знака в США

Товарные знаки



Зачем регистрировать торговую марку в США?


Несмотря на то, что для осуществления в Соединенных Штатах деятельности под тем или иным обозначением (с помощью которого Вы индивидуализируете свои товары и услуги и выделяете себя среди других производителей на американском рынке) регистрировать его не обязательно, мы все же рекомендуем это сделать. Регистрация предоставит Вам многочисленные преимущества, прежде всего, возможность беспрепятственно использовать Вашу марку для тех товаров и услуг, для которых она зарегистрирована, и запрещать ее использование третьими лицами без Вашего согласия.

Как зарегистрировать бренд в США?


Зарегистрировать товарный знак в США можно двумя путями. Первый – подать международную заявку через российское ведомство на базе российской заявки или свидетельства с указанием в этой международной заявке Соединенных Штатов. Второй способ – прямая национальная регистрация в Америке, через американское ведомство, без привязки к регистрации товарного знака в России.

Подготовительные меры


Перед тем, как пытаться получить в Америке правовую охрану для Вашего бренда, необходимо определиться с некоторыми важными моментами. Первый (и вполне очевидный) – вид товарного знака (словесный, изобразительный, комбинированный). Второй – перечень товаров и услуг, для которых Вы хотите получить защиту. В Америке принята МКТУ – Международная классификация товаров и услуг, – но есть свои особенности. Экспертиза достаточно негативно относится к общим позициям перечня, вроде «программного обеспечения», и в своих уведомлениях просит указывать, например, его назначение (например, «программное обеспечение для платежных терминалов»).

Использование товарного знака


Еще одна американская особенность – важность фактического использования товарного знака на территории США. Чтобы Ваша регистрация прошла успешно и оставалась в силе, Вам нужно либо уже использовать знак на территории Штатов, либо «добросовестно намереваться» использовать бренд в ближайшем будущем. Зарегистрировать свои права просто так, «на всякий случай» и на будущее, скорее всего, не получится. Если и получится – высока вероятность, что регистрация будет аннулирована, а расходы на регистрацию (пошлины) не возвращаются.

Использованием товарного знака для товаров признается использование обозначений для маркировки самой продукции, ее упаковки, на витринах, на которых товар предлагается к продаже, на вывесках, в интернет-рекламе. Для услуг использованием торговой марки признается использование бренда или логотипа при продаже и продвижении услуг, в маркетинговых и рекламных материалах (печатных и/или электронных), в рекламе.

На основании использования знака американское законодательство классифицирует сами заявки на регистрацию. Заявка на основании фактического использования подается в соответствии с Секцией 1(а) Закона Ланхама «О товарных знаках», § 1051(a) раздела 15 Кодекса Соединённых Штатов Америки (Section 1(a), Lanham Act, 15 U.S.C). Американский заявитель может также подать заявку на основании «намерения использовать» товарный знак – в соответствии с Секцией 1(b) Закона Ланхама, но знак не будет зарегистрирован до тех пор, пока не будет доказано использование.

Российским заявителям, как правило, необходимо подавать заявку на регистрацию в соответствии с Секцией 44 Закона (§ 1126 Раздела 15 Кодекса США): в соответствии с этим положением регистрировать свой бренд в Америке может иностранное физическое или юридическое лицо, которое намеревается осуществлять использование на территории Штатов и которое уже подало заявку или зарегистрировало свой товарный знак в своей стране происхождения.

Если Вы уже используете торговую марку, Вам необходимо включить в заявку на регистрацию заявление в форме декларации о том, что обозначение используется в коммерческой деятельности, указать дату первого использования товарного знака в принципе и дату первого использования именно в коммерческой деятельности на территории США. Стандартный шаблон такой декларации размещен на сайте ведомства. К ней также необходимо приложить образец/фото товара, демонстрирующее использование знака. Это так называемый «specimen of use» - образец использования. Для товаров это упаковка, бирки и др., демонстрирующие использование марки как минимум для одной позиции из каждого заявляемого класса товаров. Для услуг это могут быть маркетинговые или рекламные материалы или даже скриншоты страниц с интернет-сайта заявителя.

Проверка шансов на регистрацию


Перед тем, как подавать знак на регистрацию, рекомендуется провести проверку. По Вашей заявке будет вынесен отказ, если кто-либо уже зарегистрировал или подал на регистрацию тождественный или сходный товарный знак для интересующих Вас товаров и услуг.

Искать по слову или словосочетанию, как правило, проще всего. По изобразительному элементу тоже можно провести поиск самостоятельно: необходимо сначала определить код вида обозначения (на сайте ведомства размещено специальное руководство, «Design Search Code Manual» ), и искать картинки с использованием этого кода.

Для проведения поиска можно воспользоваться услугами американских патентных поверенных, которые по итогам, как правило, предоставляют Вам подробный отчет со своими комментариями и рекомендациями.

Требования к заявке на товарный знак


Заявка на товарный знак должна содержать: наименование заявителя, адрес для переписки, изображение товарного знака, перечень товаров и услуг. Необходимо оплатить пошлину хотя бы за один класс товаров или услуг. Если заявка подается в отношении нескольких классов МКТУ, подтверждение оплаты соответствующих пошлин можно будет предоставить после подачи заявки.

В заявке необходимо указать, является ли заявитель физическим лицом. Если заявитель – компания, необходимо обозначить его организационно-правовую форму. Обязательно прописать страну регистрации/происхождения заявителя.

Интересно отметить, что вся та информация, которую Вы подаете в американское ведомство, включается в электронные реестры, и будет доступна пользователям, включая Ваше имя, номер телефона, электронный адрес.

Регистрация через американского патентного поверенного


Конечно, для максимизации шансов на успех при подаче национальной заявки в американское ведомство рекомендуется воспользоваться услугами американского патентного поверенного, имеющего лицензию на право оказывать в США юридические услуги. Как правило, это существенно повышает шансы на успех и позволяет Вам избежать многих досадных ошибок, связанных со спецификой регистрации объектов интеллектуальной собственности в США.

В принципе, найти «подходящего» патентного поверенного вполне можно в сети Интернет, в поисковых системах, Linkedin-е, на сайте ассоциаций адвокатов. Мы же рекомендуем воспользоваться услугами российских компаний, имеющих налаженные связи с американскими партнерами.

Иностранным патентным поверенным и лицам, не имеющим статуса патентного поверенного, запрещено оказывать Вам юридические консультации касательно регистрации товарного знака в США, подписывать от Вашего имени документы или вести делопроизводство по заявке. Если Вы наймете кого-то вопреки правилам американского ведомства, это может осложнить процесс регистрации и создать дополнительные проблемы с Вашей заявкой.

Процесс регистрации товарного знака в США


Американское ведомство (USPTO) направляет заявителю уведомление о поступлении заявки, ей присваивается номер, и информация появляется на сайте ведомства в течение 14 дней с даты подачи. Отслеживать делопроизводство можно в базе: http://tsdr.uspto.gov/

Как правило, заявка рассматривается в течение 3-4 месяцев. Если экспертиза находит основания для отказа в регистрации, заявителю направляется уведомление («Office Action»), на которое необходимо подготовить ответ в течение 6 месяцев.

Если основания для отказа в регистрации сняты (или экспертиза не выносила уведомление вообще), заявка будет опубликована в Trademark Official Gazette. Любое третье лицо, права которого, с его точки зрения, будут нарушены в результате регистрации, может подать оппозицию на протяжении 30-ти дней с даты публикации.

Если оппозиции нет или заявителю удалось ее успешно преодолеть, USPTO выпускает Сертификат о регистрации.

В целом, процесс занимает около года.

Между 5-ым и 6-ым годом после регистрации необходимо будет доказывать использование товарного знака, или регистрация будет аннулирована.

Можно ли зарегистрировать знак в США самостоятельно?


В принципе, чтобы зарегистрировать товарный знак в США по национальной процедуре, не обязательно обращаться к поверенным. В Америке налаженная электронная система подачи заявок (англ. «Trademark Electronic Application System», TEAS), а за помощью с какими-то техническими вопросами можно напрямую обратиться в американское патентное ведомство (USPTO). Поэтому если у Вас действительно оригинальный товарный знак, достаточно короткий перечень товаров и услуг, и Вы хорошо знаете английский язык, в принципе, есть шанс, что у Вас получится самостоятельно успешно зарегистрировать свой бренд в США.

Система TEAS позволяет Вам заполнить электронную форму, проверяет корректность и полноту заполнения и позволяет Вам подать заявку в электронном виде напрямую в USPTO. Оплату пошлины также можно произвести удаленно. Сегодня около 95% заявок на товарные знаки подаются через электронные формы, и только 5% - на бумажном носителе.

Американское ведомство предлагает доступ к электронному ресурсу – руководству по проведению экспертизы заявок (англ.: «Trademark Manual of Examining Procedure», TMEP). Эта система содержит подробную информацию касательно современных нормативно-правовых актов, практики и процедур, связанных с подачей заявки на регистрацию товарного знака и проведения по ней экспертизы.

Услуги местного юриста могут быть полезны, если необходимо будет подготовить ответ на предварительный отказ. Стоимость составляет ориентировочно от 300$, в зависимости от сложности полученного Office Action.

Поддержание регистрации в силе


Спустя примерно 2 месяца после подачи декларации об использовании и ее одобрения американское ведомство выносит решение о регистрации. Чтобы поддерживать регистрацию в силе, правообладателю необходимо периодически подавать в ведомство документы о поддержании. Если такие документы предоставляться не будут, регистрация может быть досрочно прекращена. В этом случае придется подавать новую заявку.

USPTO рекомендует после регистрации периодически проверять ее статус в электронной системе (англ.: Trademark Status and Document Retrieval system), особенно после подачи декларации об использовании между пятым и шестым годами после регистрации, а также после десятого года, когда знак нужно продлять.

Поскольку процедура регистрации товарного знака в США имеет множество особенностей, мы будем рады предложить Вам свои услуги. Мы много лет помогаем нашим клиентам получать правовую охрану их бренда на территории Штатов, у нас огромный опыт успешных регистраций. Оставьте свои контактные данные, и мы оперативно свяжемся с Вами, чтобы предоставить более подробную консультацию.

Интересует защита прав на товарный знак?

Евгения Левина
logo
Вернуться в раздел «Товарные знаки»