Способы передачи прав на товарный знак

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

Обладатель товарного знака может отдать исключительные права на ТЗ по договору уступки. Такая возможность зафиксирована в ст.1488 ГК РФ. Сделку можно провести только с юрлицом или ИП.

Таким образом можно «отдать» знак на все оформленные под ним классы МКТУ или часть из них. Право на использование товарного знака может передаваться нескольким лицам, но только в отношении неоднородных товаров и услуг. Знаком смогут пользоваться сразу несколько субъектов, но каждый из них будет иметь право применять ТЗ только на определенный класс МКТУ.

К примеру, правообладатель товарного знака SUNSOLX оформил договор уступки товарного знака на имя компаний “Мудрый филин” в части 41 класса МКТУ (воспитание, образование) и  “Фарфор” в части 21 класса МКТУ (утварь и посуда домашняя).

Регистрацией подписанного договора занимается Роспатент.

Специалисты компании PATENTUS занимаются вопросами регистрации товарного знака и защиты прав на него. Поможем правильно выбрать товарный знак, подать заявку в Роспатент и получить положительное решение, ускорить регистрацию, зарегистрировать ТЗ в другой стране. Разработаем стратегию, обеспечим юридическую защиту и поможем взыскать максимальную компенсацию с нарушителя, которой хватит на покрытие издержек и потерь.

Процедура регистрации отчуждения товарного знака

Если вы хотите уступить права на ТЗ, то вам необходимо:

1. Составить договор. В документе нужно указать данные свидетельства о регистрации ТЗ, стоимость и порядок оплаты приобретателем права, а также условия передачи ТЗ.
2. Уплатить госпошлину. Плату за регистрацию договора в размере 13,5 тысяч рублей может внести как правообладатель, так и приобретатель.
3. Собрать документы для подачи в Роспатент. Нужно заполнить заявление о регистрации договора отчуждения исключительного права, приложить чек об уплате пошлины и непосредственно договор. Договор или выписка из него, в которой содержатся существенные условия, подаются в трех экземплярах — два для старого и нового правообладателей, третий — для хранения в Роспатенте. Если документы подает представитель, на него оформляют доверенность и включают ее в комплект документов.
4. Подать документы в Роспатент и дождаться завершения процедуры. Средний срок ожидания 2–3 месяца. Прошлый и настоящий правообладатель получают Уведомление о регистрации, экземпляр договора и приложение к действующему свидетельству на ТЗ.

Результат — внесение изменений в реестр и полный переход права новому обладателю. Если владелец товарного знака уступал права только для части услуг или товаров, оформляется новое свидетельство на ТЗ.

Лицензионный договор

Этот договор позволяет правообладателю сохранить право на знак за собой. В отличии от договора уступки приобретатель не становится владельцем знака. Заключив лицензионный договор — он получает право на его использование.

Как и договор отчуждения, лицензионный договор возможно заключить только с юрлицом или индивидуальным предпринимателем. Документ должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Лицензия может быть исключительной, позволяющей только одному лицу пользоваться товарным знаком. Или неисключительной, если правообладатель (лицензиар) оформил несколько лицензий для разных предпринимателей.

Особенности лицензионного договора

Стороны самостоятельно устанавливают и отражают в документе условия использования ТЗ, а именно:

• перечень услуг и товаров, в отношении которых будет использоваться знак;
• размер и порядок перечисления лицензионного вознаграждения;
• другие нюансы.

Позже эти условия можно изменить, оформив дополнительные соглашения к договору. Как и договор, допсоглашения нужно зарегистрировать в патентном ведомстве.

Передача товарного знака по лицензионному договору возможна на любой срок. Единственное условие — срок действия договора не может превышать срок действия права на ТЗ. Если не прописать срок действия в документе, лицензионное соглашение будет считаться заключенным на 5 лет.

Возможно досрочное расторжение, если лицензиат нарушил условия использования ТЗ или другие пункты соглашения.

Процедура заключения и регистрации лицензионного договора

Регистрация происходит по следующему алгоритму:

1. Разработка договора.
2. Уплата пошлины в размере 13,5 тысяч рублей.
3. Передача комплекта документов в Роспатент: заполненное заявление о регистрации, 3 экземпляра договора или выписки из него с существенными условиями, чек об оплате госпошлины.
4. Получение Уведомления о регистрации предоставления прав.

Обычно с момента подачи заявления и документов в Роспатент до получения Приложения к свидетельству проходит 2–3 месяца.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) передаются сразу несколько прав: на использование знака, наименования и стиля, секретов производства. Франчайзер (продавец франшизы) остается полноправным владельцем ТЗ. Франчайзи (приобретатель) получает возможность на законных основаниях вести дело по технологиям и стандартам франчайзера, а еще он может использовать его коммерческое обозначение и товарный знак.

В документе необходимо отразить все условия соглашения:

• размер паушального взноса — разовой выплаты при покупке франшизы;
• размер и периодичность роялти — выплат франчайзеру от прибыли франчайзи;
• порядок взаимодействия сторон;
• территорию действия соглашения;
• права и обязанности франчайзи и франчайзера;
• срок действия договора;
• основания для досрочного расторжения;
• другие условия.

Договор коммерческой цессии можно сделать бессрочным, тогда срок его действия будет зависеть от периода действия права на товарный знак.

Алгоритм регистрации договора франчайзинга

Документ регистрируют в Роспатенте. Для этого необходимо:

1. Подготовить договор.
2. Оплатить пошлину в размере 14 800 рублей.
3. Подать комплект документов в Роспатент.
4. Получить заключение и уведомление о регистрации.

При наличии полного комплекта документов и их соответствия требованиям закона Роспатент зарегистрирует договор в течение 2–3 месяцев.

К примеру, для компании "Сан Скул" (сеть детских садов) мы зарегистрировали товарный знак в 2015 году, в 2016 году - первый договор франчайзинга. В 2022 году компания "Сан Скул" владеет сетью из 116 детских садов в России.

Договор залога на товарный знак

С помощью права на ТЗ можно обеспечить различные финансовые обязательства, например, кредитные. Оформить договор залога может только юридическое лицо, на чье имя выдано свидетельство на знак.

При заключении этого соглашения правообладатель продолжает в полной мере пользоваться товарным знаком, а вторая сторона (залогодержатель) не может использовать ТЗ. Полная передача прав на товарный знак держателю залога происходит только в том случае, если владелец не исполнит свои финансовые обязательства.

В договоре залога прописывают:

• стоимость знака;
• ограничения на использование ТЗ правообладателем (устанавливаются по желанию и соглашению сторон);
• сроки исполнения обязательств;
• обстоятельства, при которых ТЗ переходит к залогодержателю;
• другие условия.

Как и другие виды договоров, документ обязательно регистрируют в Роспатенте. В организацию необходимо предоставить:

• заявление о регистрации;
• 2 экземпляра договора или выписки с существенными условиями, а также копию для хранения в Роспатенте;
• чек на оплату пошлины в размере 13,5 тысяч рублей.

Сроки ожидания Уведомления о регистрации составляют 2-3 недели.

Чем мы можем помочь

Вы можете самостоятельно подобрать подходящий тип соглашения. Несложно оплатить пошлину, собрать и передать документы в Роспатент. Но часто возникают ситуации, когда срок регистрации договора затягивается. Чиновники и государственные эксперты далеко не сразу сообщают о неверном оформлении документов или других проблемах. Также нужно составлять максимально точные запросы и ответы для патентного ведомства. Поэтому, лучше воспользоваться поддержкой опытных специалистов. С их помощью срок регистрации точно не затянется и вы сможете корректно передать права на ТЗ.

Наши эксперты успешно решают вопросы регистрации объектов интеллектуальной собственности. Они оперативно выполняют весь комплекс работ по организации законной передачи прав на ТЗ:

• разрабатывают договор на передачу товарного знака, соответствующий интересам сторон и требованиям законодательства;
• помогают получить скидку 30% на государственную пошлину;
• готовят и подают документы в Роспатент;
• сопровождают на всех этапах делопроизводства;
• получают и передают заказчику оригиналы документов.

Компания PATENTUS — эксперт в сфере защиты ИС. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам — наш консультант свяжется с вами и поможет разобраться в вопросах передачи права.