Защита от контрафакта и параллельного импорта: таможенный реестр объектов ИС

Защита от контрафакта и параллельного импорта: таможенный реестр объектов ИС

Суды и споры

В этой статье мы расскажем о том, что такое ТРОИС и как он защищает бизнес. Также вы узнаете, чем рискует предприниматель, не внося свой бренд в таможенный реестр объектов ИС, и как проходит процедура внесения. Материал поможет предпринимателям узнать, как не потерять деньги и репутацию из-за нелегального импорта.

Что такое ТРОИС и ТРОИС ЕАЭС

Сокращение ТРОИС расшифровывается как «таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности». Это электронная база данных, которую ведет Федеральная таможенная служба (ФТС) с 2004 года. Она помогает правообладателю защищать свой товарный знак.

С помощью ТРОИС правообладатель может контролировать ввоз в РФ товаров под своей торговой маркой.

ТРОИС — отдельный реестр. Товарные знаки не попадают в него автоматически после регистрации в Роспатенте. Поэтому если у вас есть свидетельство о регистрации торговой марки, это не значит, что обозначение включено и в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Регистрация в ТРОИС — отдельная процедура. Проходить ее необязательно, но это хороший инструмент для защиты своего бизнеса от недобросовестных импортеров. Борьба с подделками, которые уже поступили на рынок, намного сложнее и затратнее, чем регистрация.

При регистрации товарного знака в ТРОИС собственник бизнеса вносит всю необходимую информацию для защиты своих интересов:

  • о товарном знаке;
  • о продукции, в отношении которой зарегистрирован товарный знак;
  • о легальных импортерах, тех, кто имеет право ввозить товар с брендом правообладателя;
  • о представителе, который вправе отвечать на сигналы с таможни.

В реестр могут вноситься как товарные знаки, так и прочие объекты интеллектуальной собственности: авторские права и названия места происхождения продукции. На февраль 2022 года в этой базе содержится 5784 позиции, преобладающая часть из них — товарные знаки.

ТРОИС ЕАЭС — это наднациональный аналог реестра, созданный в 2019 году. От последнего он отличается только географическим охватом. Действие ТРОИС ЕАЭС распространяется на территории не только России, но и Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии — всех стран, которые входят в состав Евразийского экономического союза. Однако на данный момент этот реестр объектов интеллектуальной собственности еще не начал функционировать.

Как таможенные органы защищают правообладателей от нарушений третьих лиц

Статистика

Контроль товаров на границе — действенный способ защитить товарный знак. Это подтверждает статистика: по данным ТАСС, в 2021 году сотрудники ФТС предотвратили ущерб на сумму 7,2 млрд рублей, который мог быть причинен правообладателям из-за ввоза контрафакта на рынок.

Таможенный контроль с проверкой по базе объектов интеллектуальной собственности ТРОИС не прошло более 7 млн контрафактных товаров. В отношении нарушителей возбуждено почти 900 дел об административных нарушениях. Подавляющая часть из них — незаконное использование торговой марки, остальные — нарушение авторских прав.

Как показывает статистика ФТС, чаще всего контрафактными или параллельно импортированными оказываются следующие категории товаров: одежда, обувь, сумки, посуда, игрушки и игры для детей, парфюмерия, косметика, автомобильные запчасти и аксессуары, велосипеды. Регистрация ТРОИС может спасти вас от нечестной конкуренции и репутационных потерь

Защита от контрафакта и параллельного импорта

Таможенные органы могут защищать товарные знаки и без соответствующего заявления правообладателя, то есть не включенные в ТРОИС. Но это право, а не обязанность ФТС, в отличие от мер по защите прав на зарегистрированные в реестре товарные знаки.

База интеллектуальной собственности ТРОИС используется таможней по всему периметру российской границы. Таможенные органы защищают правообладателей товарных знаков по двум направлениям:

  • Защита от контрафакта. Контрафакт — это товары, на которых нелегально размещен чужой бренд или сходное с ним обозначение. Они производятся не правообладателями объектов интеллектуальной собственности. Пример: кеды Abibas и Hike, игровые консоли PolyStation, электроника SQNY и другие популярные бренды в китайской интерпретации.
  • Защита от серого и параллельного импорта. Серым называют импорт оригинальной продукции, который нарушает таможенное законодательство. Его разновидностью является параллельный импорт — ввоз товаров с законно размещенным брендом без разрешения правообладателя. Это не подделка, а оригинальная продукция, которая ввозится по параллельным каналам неуполномоченным лицом. Параллельный и серый импорт в России запрещены.

Как это работает при ввозе контрафакта

При проверке деклараций сотрудники ФТС сравнивают указанные в них сведения об объектах интеллектуальной собственности с данными в ТРОИС. Если видят бренды, проверяют правомерность их использования. Поэтому при попытке незаконного ввоза контрафакта через границу, таможня выявит нарушение.

Обнаружив признаки контрафакта, таможенники блокируют партию на 10 дней. Они не выпускают товар в свободное обращение, и сообщают правообладателю. При этом правообладатель получает информацию о количестве товара и импортере.

Если правообладатель подтвердит нарушение своих прав на интеллектуальную собственность, в ФТС направляется соответствующее письмо. Ограничение ввоза продлят еще на 10 дней, в отношении нарушителя возбудят административное дело и проведут расследование.

Затем таможня передает материалы в арбитражный суд. По судебному делу таможенный орган выступает заявителем, а нарушитель чужих прав в сфере объектов интеллектуальной собственности — ответчиком.

По итогам рассмотрения дела суд принимает решение. Контрафакт конфисковывается, на нарушителя накладывается штраф, который должен быть уплачен в пользу государства.

При обнаружении факта ввоза контрафакта таможня самостоятельно предпринимает все необходимые меры, чтобы привлечь нарушителя к ответственности и изъять товар.

Правообладатель товарного знака, в свою очередь, вправе подать свой иск в суд и взыскать с нарушителя компенсацию. Размер компенсации — до 5 000 000 ₽ или двукратная стоимость партии контрафакта.

Вот как ТРОИС защищает товарный знак:

Импортер пытается провезти через таможенный пост партию контрафакта

ФТС фиксирует нарушение

ФТС блокирует товары на таможне на 10 дней

Правообладатель получает сообщение и подтверждает нарушение

Нарушитель привлекается к ответственности

(конфискация контрафакта, штраф, компенсация)

Как это работает при параллельном импорте

Если речь идет о параллельном импорте, чтобы защитить свой товарный знак, нужно действовать активнее. В этом случае, в отличие от ситуации с контрафактом, таможня не имеет права возбуждать административное дело. Поэтому всё будет зависеть только от ваших действий.

Самый надежный способ — обратиться за помощью юристов, которые специализируются на ведении дел по борьбе с параллельным импортом.

Если есть признаки нарушения прав на интеллектуальную собственность, ФТС приостановит ввоз и незамедлительно сообщит вам об этом. В ответ на уведомление из органов нужно указать, что товар ввозится неуполномоченным импортером, и просить о продлении приостановления ввоза еще на 10 дней. Общий срок ограничения на ввоз в таком случае составит 20 дней.

В течение 20 дней правообладателю нужно подготовить и подать гражданский иск. В рамках иска, помимо прочего, необходимо просить наложить арест на товары. Шансы на то, что товары арестуют, составляют 50/50. Добиться штрафов, компенсаций и уничтожения нелегально ввезенной продукции можно через суд.

В нашей практике много случаев защиты объектов интеллектуальной собственности в борьбе с параллельными импортерами. Например, кейсы с брендами: KIA, HYUNDAI и MOBIS.

Как PATENTUS на протяжении многих лет противодействует параллельному импорту в интересах KIA, HYUNDAI и MOBIS

С 2014 года мы сопровождаем дела в отношении параллельного импорта в интересах компаний «Киа Моторс Корпорейшн» и «Хёндэ Мотор Компани» — правообладателей обозначений KIA, HYUNDAI и MOBIS, включенных в базу объектов интеллектуальной собственности ТРОИС.

Важно не просто запретить параллельный ввоз товаров, но и добиться их уничтожения. Однако из-за постановления Конституционного суда N 8-П от 13 февраля 2018 г. уничтожение возможно далеко не всегда: только если товар ненадлежащего качества или угрожает безопасности людей, наносит вред природе, культурным ценностям.

Несмотря на постановление Конституционного суда мы продолжаем добиваться уничтожения незаконно ввезенных товаров, поскольку это одно из важных требований нашего клиента.

В начале 2018 года мы через суд запретили ООО «Ристенд» ввозить на территорию РФ нелегальные запчасти, обязали компанию уничтожить товар и уплатить компенсацию в 500 000 ₽. Но накануне вступления судебного решения в силу вышло постановление Конституционного суда № 8-П. Нарушитель воспользовался этим и подал апелляционную жалобу. Команда PATENTUS организовала проведение экспертизы качества ввезенных запчастей и добилась, чтобы апелляционный суд оставил без изменения решение об их уничтожении.

В ноябре 2018 года правообладателю поступило уведомление о признаках нарушения с Находкинской таможни: ИП Симонова И. Н. пыталась ввезти партию запчастей KIA и HYUNDAI, не имя разрешения. Через суд нам удалось добиться уничтожения нелегально ввезенной партии.

В мае 2019 года ИП Онищенко М. И. пытался ввезти через Владивостокский таможенный пост автозапчасти «HYUNDAI» и «KIA» без разрешения правообладателя. Суд запретил ввоз и постановил взыскать с нарушителя 1 000 000 ₽ компенсации. В ходе судебного разбирательства стороны договорились о мирном соглашении с условием, что ответчик уничтожит нелегально ввезенное.

В 2020 году мы добились применения меры по уничтожению товаров, нелегально ввезенных ООО «ДВНАКС»: через суд и мировым соглашением.

Всего за время сотрудничества с правообладателями брендов KIA, HYUNDAI и MOBIS наша команда выиграла 90% дел: 10% из них урегулированы в досудебном порядке, остальные — выиграны в суде.

Чем рискует бизнес при отказе от внесения товарных знаков в таможенный реестр

Финансовые потери

При ввозе поддельных товаров владелец бренда терпит убытки в виде упущенной выгоды. Ведь он мог бы получить прибыль от поступления на российский рынок законно выпущенной продукции.

Для правообладателя попадание на рынок продукции, которую поставил серый или параллельный импортер, — это убытки от недополученных платежей с лицензии. Кроме того, параллельные импортеры часто искусственно занижают цену на товар, переманивая к себе покупателей.

Репутационные потери

Наличие на рынке контрафакта вредит деловой репутации производителя. Ведь подделка или реплика в большинстве случаев не соответствует заявленным производителем характеристикам и ожиданиям потребителей. Компания теряет клиентов, недовольных качеством продукции. Нарушители извлекают прибыль, пользуясь чужой известностью.

Не внося товарный знак в таможенный реестр, прежде всего рискуют владельцы активно развивающихся брендов, а также импортеры товаров из-за границы. Поэтому если есть опасения, что марку могут скопировать или ввозить нелегальную продукцию из других стран, добиться регистрации товарного знака в ТРОИС необходимо.

Что эффективнее: внесение товарного знака в ТРОИС или «Честный знак»

С 2019 года в России функционирует «Честный знак» — система цифровой маркировки товаров. Она служит для уменьшения количества производимой контрафактной продукции и привлечения распространителей контрафакта к ответственности. Система работает по отношению к определенным товарным группам.

Нанесенный на товары цифровой код — залог их подлинности и заявленного качества. «Честный знак» действительно помогает бороться с контрафактной продукцией и позволяет производителям отслеживать путь продукта на всех этапах логистической цепочки. Но эта система маркировки решает проблему только частично.

«Честный знак» — не замена ТРОИС, и вот почему:

  • Система маркировки не интегрирована с базой Роспатента.

Какой-нибудь китайский производитель с похожим на товарный знак, но не тождественным, наименованием может законно маркировать свою продукцию и ввезти в РФ. Система не выявит нарушения.

Правообладателю придется через суд доказывать сходство брендов. Но на этот момент товары уже будут продаваться на рынке.

  • Маркировка охватывает только отдельные категории товаров.

Перечень товаров, на которые распространяется система маркировки, включает ограниченное количество категорий: молочная продукция, шубы, обувь, лекарства и другие. Производители других товаров, не входящих в перечень, использовать маркировку не обязаны.

ТРОИС эффективнее защищает от ввоза нелегальной продукции, чем «Честный знак», потому что: а) включенные в таможенный реестр объектов ИС бренды интегрированы с базой Роспатента, поэтому пресекаются попытки ввоза подделок не только с тождественным, но и с похожим названием; б) ТРОИС распространяется на все категории товаров без исключений.

Что делать для внесения товарного знака в ТРОИС

Наша практика показывает, что внесение товарного знака в ТРОИС — непростая процедура. Чтобы обозначение внесли в реестр, одного желания правообладателя мало. Рассказываем, как надо действовать.

1. Соберите документы

Для регистрации товарного знака в ТРОИС необходимо собрать широкий перечень документов. В него должны входить:

  • копия паспорта для ИП или устав и учредительные документы для юрлиц;
  • договор страхования ответственности, он нужен, чтобы возместить вред импортеру, если продукция будет испорчена из-за задержки на таможне;
  • свидетельство на торговую марку;
  • концессионные договоры, лицензионные договоры — при наличии;
  • описание оригинальной продукции;
  • примеры контрафакта (по желанию).

Более подробный список документов и сведений, которые предоставляются в таможенные органы, вы найдете здесь.

За внесение товарного знака в ТРОИС пошлину платить не нужно. Необходимые расходы — только юридическое сопровождение.

2. Подготовьте заявление

Вместе с документами в ФТС направляется заявление на регистрацию товарного знака. Его надо подготовить по форме из Административного регламента таможенного органа.

В одном заявлении можно сообщить лишь об одном товарном знаке. Если вам нужно внести в ТРОИС несколько товарных знаков, по каждому подготовьте отдельное заявление и документы.

В заявлении должны быть следующие сведения:

  • данные о правообладателе или представителе, если заявление подается от имени представителя;
  • данные о товарном знаке и его регистрации;
  • описание оригинальной продукции, список признаков, по которым можно определить контрафакт или его описание;
  • перечень официальных импортеров на территории России;
  • срок, в течение которого таможня должна будет защищать товарный знак.

Сведения о товарах, ввоз которых влечет нарушение прав заявителя, должны быть достаточно подробными. Это важно, чтобы таможенные органы могли выявлять факты ввоза контрафакта. В заявление на регистрацию товарного знака можно включить любую информацию, которая может быть полезна таможенникам для выявления поддельной продукции.

Заявление на включение товарного знака в ТРОИС и все прилагаемые к нему документы составляются на русском языке. Если среди них есть бумаги на иностранном языке, обязательно приложите перевод.

3. Подайте заявку в ФТС

Заявление с комплектом документов подается непосредственно в ФТС. Его можно подать в бумажном или электронном виде. В любом случае документы должны быть заверены подписью заявителя или его представителя. При подаче бумажного заявления требуется еще и опись.

Заявку на регистрацию товарного знака в ФТС можно подать следующими способами:

  • лично или по почте — адрес: 121087, Москва, Новозаводская ул., д.11/5;
  • через официальный сайт ФТС — customs.gov.ru;
  • через Госуслуги.

4. Дождитесь решения

Таможенная служба рассматривает заявку о внесении товарного знака в ТРОИС 30 дней. Если ФТС решит проверить какие-либо указанные заявителем данные, то заявление будут рассматривать еще два месяца. В этом случае у вас могут запросить дополнительную информацию — важно предоставить всё в течение 30 дней.

Результат

Если все в порядке, ФТС принимает решение включить бренд в реестр. Это означает успешную регистрацию товарного знака в ТРОИС. Сертификаты или свидетельства не выдаются.

О принятом решении ФТС уведомляет заявителя в письменной или электронной форме на 1-3 день. Информацию о новом товарном знаке вносят в базу данных.

В каких случаях возможен отказ

ФТС может вынести и отрицательное решение. Отказать во внесении товарного знака в реестр могут по причинам, указанным в п. 38 упомянутого регламента:

  • товарный знак не зарегистрирован или права на него не подтверждены;
  • заявление заполнено неправильно, предоставлены недостоверные сведения;
  • заявитель подал не всю необходимую для регистрации торговой марки документацию;
  • заявитель не предоставил запрошенную дополнительную информацию.

Если в регистрации товарного знака в ТРОИС отказано, у вас есть 3 месяца на обжалование этого решения.

Срок действия регистрации товарного знака в таможенном реестре

Вы сами определяете срок, в течение которого реестр объектов интеллектуальной собственности будет защищать ваше обозначение. Этот срок указывается в заявлении на регистрацию. Но есть нюансы:

  • Период регистрации в ТРОИС не может быть дольше срока действия права заявителя. Например, если ваше свидетельство истекает через год, вносить товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности можно максимум на год.
  • В любом случае срок защиты ФТС объекта интеллектуальной собственности не может превышать 3 лет со дня его включения в базу.

Срок регистрации торговой марки в таможенном реестре можно продлевать еще на 3 года неограниченное количество раз. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ФТС заранее, пока предыдущий срок не истек: хотя бы за 2 месяца.

Как проверить наличие бренда в ТРОИС

Проверить включение товарного знака в ТРОИС можно на сайте ФТС в режиме онлайн. Для этого нужно:

  1. Перейти на сайт таможенной службы в раздел с реестром объектов интеллектуальной собственности — https://customs.gov.ru/registers/objects-intellectual-property/
  2. Ввести название бренда в поле «Наименование ОИС»
  3. Нажать кнопку «Искать»

Если товарный знак внесен в ТРОИС, откроется карточка с данными. Из нее можно узнать всё необходимое о знаке, правообладателе и представителе, сроке внесения обозначения в реестр.

С какими проблемами можно столкнуться при включении товарного знака в таможенный реестр

Теоретически зарегистрировать товарный знак в ТРОИС можно самостоятельно. Но на практике процедура имеет много подводных камней. Среди них — вопрос с доказательствами нарушений, отсутствие конкретного перечня документов, размытые сроки. Такие нюансы усложняют процедуру.

Доказательства нарушений

По закону, подать заявление на внесение товарного знака в ТРОИС может правообладатель, у которого есть подозрения на возможные факты ввоза контрафакта. ФТС трактовала это по-своему: заявление не будет принято, пока заявитель не предоставит реальные доказательства того, что кто-то ввозит товар под его торговой маркой.

В январе 2020 года Верховный суд РФ пояснил, что ФТС неверно трактует законодательство. Согласно этому пояснению, внесение товарного знака в таможенный реестр интеллектуальной собственности должно нести превентивный характер — помогать предотвращать нарушения. В противном случае ТРОИС теряет смысл как инструмент выявления и быстрого пресечения нарушений прав на объект интеллектуальной собственности.

Казалось бы, теперь правообладатель может не представлять доказательства уже совершенных нарушений. В текущей редакции закона это стало правом, а не обязанностью заявителя.

Однако решение Верховного суда не останавливает таможенников. ФТС оперирует тем, что ВС РФ не вправе давать таможенникам рекомендации, как им трактовать регламенты. Поэтому пояснение ВС РФ приняли на вооружение лишь суды нижестоящих инстанций, куда владельцы объектов интеллектуальной собственности обращаются в спорах с ФТС.

Проблемы с документами

При самостоятельной подаче заявлений на регистрацию товарных знаков часто допускаются ошибки. Они возникают во многом из-за размытых формулировок, которые описывают нужный перечень документов в Административном регламенте. Четкого списка, какие документы нужно подать для включения товарного знака в реестр, в нормативах нет.

Иногда ФТС решает, что предъявленных документов недостаточно, чтобы внести товарный знак в реестр, поэтому направляет запросы и просит добавить сведения. Если заявитель не выполняет требование, в регистрации товарного знака отказывают.

Затягивание сроков

Сроки рассмотрения заявления таможенной службой четко регламентированы. Но на практике они соблюдаются редко. Мы рекомендуем нашим клиентам настраиваться на то что, регистрация товарного знака займет не менее 4-5 месяцев.

Помощь команды PATENTUS

Множество сложностей со сбором документов и других проблем, которые возникают в процессе регистрации товарных знаков, затрудняют самостоятельную подачу заявления правообладателями.

Успешно пройти процедуру внесения товарного знака в реестр реально, если доверить это дело опытным специалистам.

PATENTUS поможет вам заручиться поддержкой таможни в борьбе с нечистыми на руку конкурентами. Мы внесли десятки товарных знаков в ТРОИС и знаем Административный регламент наизусть. Готовим документы в соответствии с требованиями таможни и оперативно отвечаем на запросы от ФТС для максимально быстрого завершения регистрации. Работаем комплексно: при необходимости сопровождаем дело в суде, полиции, федеральной антимонопольной службе, таможне.

Хотите обсудить свою ситуацию? Оставьте заявку на нашем сайте. Эксперт перезвонит вам и подробно проконсультирует по телефону.

Инструкция print-it: как защитить свой товарный знак посредством ТРОИС

  1. Подготовить пакет документов и заявление для внесения товарного знака в ТРОИС.
  2. Собрать накладные, счета-фактуры и другие бумаги, которые доказывают факты ввоза контрафакта или параллельного импорта (если есть).
  3. Подать заявление в ФТС: самостоятельно или через юристов PATENTUS. Дождаться включения товарного знака в таможенный реестр объектов ИС.
  4. При получении сообщения с таможни о приостановлении ввоза продукции подтвердить факт нарушения.
  5. Если речь идет о контрафакте, проконтролировать возбуждение дела об административном правонарушении и конфискацию продукции, получить данные для обращения в суд. Если это параллельный импорт, незамедлительно связаться с нами.
  6. Подать иск в арбитражный суд для привлечения нарушителя к ответственности и получения компенсации.

Интересует защита интеллектуальной собственности?

Дарья Гжимек

Похожие статьи

Вернуться в раздел «Суды и споры»