Регистрация товарного знака за рубежом

Зачем регистрировать товарный знак за рубежом?

Многие российские предприниматели, помимо завоевания российского рынка, планируют развитие своего бизнеса на международной арене и стремятся к популярности своих товаров и услуг у потребителей в зарубежных странах. Собственный запоминающийся бренд, марка, логотип, слоган, которые с юридической точки зрения правильно называть одним словом – «товарный знак», – одно из первых, приоритетных условий подобной популярности. Оригинальная торговая марка – это нечто, выделяющее (индивидуализирующее) в глазах потребителя продукцию одного производителя или поставщика услуг из всей остальной массы присутствующих на рынке опций.

Вместе с регистрацией товарного знака в Российской Федерации при расширении бизнеса на другие страны необходимо также задуматься о защите своего обозначения также на территории данных стран. Правовая охрана товарных знаков носит территориальный характер. Это значит, что охрана товарного знака действует только на той территории, где он зарегистрирован. Не существует «мирового товарного знака», и те предприниматели, которые считают, что, зарегистрировав свой товарный знак на территории Российской Федерации, получают охрану обозначения по всему миру, сталкиваются с жестокой реальностью, в которой им приходится озаботиться данным вопросом дополнительно, а также погрузиться в тонкости и специфику регистрации своего знака за рубежом. Однако пренебрегать данной процедурой нельзя, ведь использование того или иного обозначения будет максимально способствовать развитию бизнеса и не влечь за собой никаких дополнительных коммерческих рисков только тогда, когда товарный знак зарегистрирован в той стране, в которой Вы его используете. При наличии свидетельства или сертификата, подтверждающего факт регистрации, Вы сможете не только беспрепятственно использовать Ваш знак при продвижении продукции, в маркетинговых и рекламных мероприятиях, не боясь претензий со стороны каких-либо третьих лиц, но и запрещать всем остальным участникам рынка использовать похожие обозначения без Вашего разрешения сходной с Вашей области деятельности.

Как зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах?

Итак, если Вы решили регистрировать Вашу торговую марку в других странах, у Вас есть три опции:

• Национальная процедура регистрации товарного знака в иностранном государстве;

• Международная регистрация товарного знака через Всемирную организацию по интеллектуальной собственности (ВОИС);

• Региональная процедура регистрации товарного знака в региональном ведомстве.

Законодательство каждой страны устанавливает процедуру национальной регистрации, когда заявитель подает заявку в местное ведомство (как правило, на государственном языке, с помощью «аккредитованных» государством компетентных местных патентных поверенных, при оплате пошлины в национальной валюте), и, если препятствий для регистрации не выявлено, заявитель становится правообладателем товарного знака и получает на него свидетельство, действующее только в этом государстве. Как ранее уже указывалось, у товарных знаков территориальный принцип охраны, то есть Вы сможете беспрепятственно использовать и защищать свои права на товарный знак только в той стране (или в тех странах), в которой (в которых) он зарегистрирован.

Вторая опция больше подходит компаниям и предпринимателям, которые хотят расширить свой бизнес на несколько стран одновременно. Как правило, у них уже есть зарегистрированный знак или ранняя заявка в России. На базе такой регистрации или заявки через российское ведомство – Роспатент – можно подать международную заявку по так называемой Мадридской системе (которая так называется в силу места подписания и наименования международного соглашения и протокола, участниками которых стали многие государства с целью создания единой, универсальной системы регистрации товарных знаков). В силу своего названия такие «международные» заявки часто путают с мировыми, презюмируя, что знак действует во всем мире, или, по крайней мере, во всех странах-участницах Мадридской системы. Однако это главное заблуждение, связанное с данной процедурой. Во-первых, как мы и отмечали ранее, никакой единой мировой заявки не существует. Во-вторых, при подаче международной заявки через ВОИС, заявитель получает право указать все или некоторые из стран, входящих в Мадридскую систему, но автоматически правовая охрана для всех стран не испрашивается, придется самостоятельно выбирать, какие страны указывать в данной заявке. При этом важно сверяться с перечнем стран-участниц Мадридской системы, так как в ней представлены не все страны, существующие на данный момент. Многие из стран не присоединились к данной системе, в связи с чем для получения правовой охраны товарного знака в них придется выбирать национальную процедуру вместо международной. Выбирать страны необходимо максимально точно, нельзя указать в заявке «страны СНГ» или «Азия». У каждой страны есть суверенитет и свое законодательство, а, значит, и своя система регистрации товарного знака, поэтому четко формулируйте свой запрос перед подачей такой заявки. Это поможет Вам:

• Сократить возможные расходы

• Определить приоритеты в своей деятельности

• Подобрать наиболее подходящую процедуру регистрации товарного знака в той или иной стране.

Если же в дальнейшем Вами будет принято решение о расширении бизнеса на другие страны, у Вас будет возможность «расширить» список стран, для которых подана международная заявка, подав соответствующее заявление. Международная система регистрации товарного знака достаточно лояльна и удобна для заявителей и правообладателей, так как позволяет надстраивать заявку, увеличивая и уменьшая количество стран по желанию.

Третья опция – региональная процедура регистрации товарного знака – наименее распространенный вариант регистрации товарного знака за рубежом. Связано это с тем, что региональных объединений, которые предоставляют единую правовую охрану товарным знакам на несколько входящих в регион стран, немного. Точнее, их всего пять:

1. OAPI - Африканская организация интеллектуальной собственности (17 стран);

2. ARIPO - Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (22 страны);

3. BOIP - Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (3 страны);

4. EUIPO - Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (27 стран);

5. ЕАЭС - Евразийский экономический союз (5 стран).

Стоить отметить, что товарный знак ЕАЭС пока существует только на бумаге. Странами-участницами был подписан Договор о товарных знаках ЕАЭС в 2021 году и приступили к его реализации, однако по сей день не введена в действие процедура регистрации единого товарного знака на территории союза. Как только механизм будет выработан и начнет свое действие, многим правообладателям, заинтересованным в регистрации товарного знака в РФ и ближнем зарубежье, будет намного проще получить правовую охрану с помощью данной региональной процедуры, минуя международную и национальные фазы.

Остальные региональные объединения успешно функционируют и существенно сокращают расходы правообладателей на регистрацию товарных знаков сразу в нескольких зарубежных странах. Самым используемым региональным объединением является EUIPO, Европейское ведомство, в которое входят все страны ЕС. Однако наряду с многочисленными плюсами существует также и существенный минус, который порой исключает для некоторых правообладателей возможность применения данной процедуры. Данный минус заключается в том, что в силу своего «единого» подхода к регистрации во всех странах-участницах, финальное решение о регистрации товарного знака должно быть принято единодушно всеми данными странами. И если хотя бы одна страна из входящих в ЕС будет по той или иной причине возражать против регистрации товарного знака, в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории всего ЕС будет отказано. Поэтому так важно предварительно выяснить, какие шансы существуют на регистрацию товарного знака во всех странах ЕС и только потом подавать единую региональную заявку. Если будут выявлены какие-то проблемные ситуации, всегда можно выбрать национальную или международную процедуру регистрации товарного знака, заявляя правовую охрану для стран ЕС по отдельности, так как наряду со своей региональной системой каждая из стран по отдельности регистрирует товарные знаки через свои локальные ведомства и входит в состав участников Мадридской системы.

Международная заявка на регистрацию

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами международной системы регистрации товарных знаков, заявителям по общему правилу нужна базовая заявка или регистрация в одной из стран мадридской системы.
Данные в международной заявке, подаваемой в рамках мадридской системы, должны соответствовать данным в российской регистрации. Платится пошлина в Роспатент за проверку и пересылку документа в ВОИС (организации, которая, помимо всего прочего, «администрирует» мадридскую систему), а также международная пошлина – в швейцарских франках. Ее размер зависит от вида знака, количества классов МКТУ и тех стран, которые Вы выберете.

Международная заявка может подаваться в отношении нескольких стран одновременно. Форма заявки представляет собой единое заявление, в котором заполняется вся необходимая для регистрации информация (о заявителе, его представителе, знаке, товарах и услугах), а также обозначаются страны (есть специальный список, где Вы ставите галочки напротив тех государств, которые Вас интересуют).

Если Вас интересует регистрация в нескольких странах, мадридская система, как правило, оказывается удобнее и дешевле, чем национальная. Хотя на сами шансы успешной регистрации подача единой международной заявки не влияет, она просто устраняет многие организационные, технические и административные трудности. После направления заявки в ВОИС она рассылается в национальные патентные ведомства в каждой стране по отдельности, и экспертиза международной заявки никак не отличается от экспертизы национальных заявок: эксперты национальных ведомств все так же будут проверять, не вводит ли знак в заблуждение потребителей, не противоречит ли он нормам морали и нравственности, обладает ли он различительной способностью, нет ли в стране тождественных/сходных товарных знаков или заявок, зарегистрированных/заявленных в отношении однородных товаров и услуг и т.п. Финальные решения ведомства направляют в ВОИС. Если же по каким-то причинам эксперты национальных ведомств полагают, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана, оспорить такое мнение можно только через подачу ответа через сами национальные ведомства (с помощью локальных поверенных) – ВОИС в данном вопросе не поможет. Он выполняет функцию «информационного хаба», упрощая процесс подачи заявки сразу в несколько стран, и администрирует связь между заявителями и национальными ведомствами.

Резюмируя, к плюсам международной процедуры регистрации можно отнести:

• Охватывает множество стран (131 страна представлены 115 членами международной системы, новые участники присоединяются к ней постоянно);

•  Централизованная подача заявки и отслеживание делопроизводства – международная заявка подается через ведомство базовой заявки или регистрации, а далее все делопроизводство ведется электронно – вся поступающая корреспонденция относительно всех выбранных для регистрации стран и статусы правовой охраны в них содержатся и могут отлеживаться на портале ВОИС;

• Экономически выгодна, так как не нужно оплачивать услуги местных поверенных – при подаче международной заявки вы только оплачиваете пошлину ВОИС за регистрацию в указанных странах;

• Предоставление правовой охраны в каждой отдельной стране международной заявки осуществляется независимо от других стран данной заявки – это означает, что если в процессе регистрации товарного знака по международной процедуре будет отказано в предоставлении правовой охраны в одной стране, это никак не повлияет на предоставления правовой охраны в другой;

• Если понадобится вносить изменения в наименование или адрес правообладателя международного товарного знака, продлевать его, регистрировать предоставление или передачу прав, все это можно будет сделать, подав заявление на все зарегистрированные страны напрямую через ВОИС. Не потребуется готовить несколько комплектов документов и нести расходы на каждую страну, все документы можно подать электронно через сайт ВОИС. Исключение составляет регистрация предоставления прав использования товарного знака, а именно лицензии. В некоторых странах их обязательно регистрировать через национальное патентное ведомство, в т.ч. в России.

• Возможность территориального расширения правовой охраны на другие страны, входящие в международную заявку, которые не были указаны при подаче такой заявки – не требуется подавать новую международную заявку, если у Заявителя возникнет потребность в регистрации товарного знака на новые территории, достаточно просто подать заявление о территориальном расширении международной заявки, указав интересующие страны, и ВОИС направит информацию в соответствующие ведомства.

Национальная регистрация в отдельных странах

Международная система эквивалентна целой сети отдельных национальных регистраций и предоставляет правообладателю возможности гибко управлять объемом правовой охраны в отдельных странах, менять его в зависимости от эволюции потребностей его бизнеса.

Однако, если Вы планируете получить охрану в одном-двух государствах и по каким-то причинам не хотите пользоваться мадридской системой (например, когда у Вас нет базовой заявки или регистрации в одной из стран-участниц Мадридской системы), у Вас всегда остается возможность подать национальную заявку в патентное ведомство конкретной интересующей Вас страны.

Какими преимуществами обладает национальная регистрация? Самое главное: она не зависит от российской заявки или свидетельства. Так, если международная заявка подана на базе российской, а по российской выносится отказ, то «отмирает» и международная. Кроме того, сведения в международной заявке должны строго соответствовать данным в базовой российской. Если же Вы подаете национальные заявки в каждом конкретном государстве, могут не совпадать любые данные: перечни товаров и услуг, правообладатель-заявитель, даже сам товарный знак, к примеру, Вы можете изменять цвет знака для линеек продукции, ориентированных на разные страны. В случае подачи заявок по национальной процедуре Вы не обязаны соблюдать единообразие, знаки могут меняться от страны к стране.

Из минусов национальной процедуры стоит указать следующие:

• Представлять интересы Заявителя должны местные поверенные, в связи с этим увеличиваются затраты на регистрацию, если интересуют несколько стран, к тому же, в большинстве случаев необходимо оформлять доверенность на представление интересов Заявителя и пересылать документы за рубеж, что также влияет на доступность данной процедуры;

• Информация о поданных заявках и зарегистрированных знаках будет поступать из разных источников, что увеличивает возможность ее потери в будущем, поэтому делопроизводство по каждой регистрации требует дополнительного контроля с Вашей стороны;

• Делопроизводство по таким заявкам ведется на государственных языках государств, в которых испрашивается правовая охрана, в связи с чем вся официальная документация должна переводиться на доступный Заявителю язык, и наоборот – все документы, которые требуется предоставить в процессе регистрации от Заявителя, должны переводиться соответственно на официальный язык соответствующей страны.

Ниже содержится краткая информация касательно национальных регистраций в некоторых иностранных государствах.

Регистрация товарного знака в Швейцарии

Ведомство Швейцарии - Swiss Federal Intellectual Property Institute (IPI). Само ведомство не проверяет знак на наличие относительных оснований для отказа в регистрации – для этого существует оппозиция, когда владельцы тождественных или сходных регистраций могут подать возражение против регистрации Вашего знака на Ваше имя. При отсутствии проблем в ходе экспертизы и оппозиции товарный знак регистрируется в течение 3-х месяцев с даты подачи заявки.

Регистрация товарного знака в Чехии

Ведомство Чехии - Industrial Property Office. Заявки можно подавать непосредственно в ведомство, по почте или электронно. Формы заполняются на чешском языке. Если заявитель зарегистрирован не в Чехии, требуются услуги местных патентных поверенных. Заявка проходит стадию формальной экспертизы, а также стадию экспертизы по существу, после чего публикуется в Бюллетене товарных знаков. Если в течение 3-х месяцев в заявку не подается оппозиция, знак регистрируется, и правообладателю выдается свидетельство.

Регистрация товарного знака в Великобритании

Ведомство Великобритании - Intellectual Property Office (IPO). После получения заявки британское ведомство в течение 20 дней направляет заявителю отчет касательно наличия каких-либо проблем, препятствующих регистрации, на ответ заявителю дается 2 месяца. Если все проблемы решены, заявка будет опубликована в журнале товарных знаков для оппозиции, которая может быть подана также в течение 2-х месяцев. Если возражения не получены, или заявителю удалось преодолеть поданную оппозицию, товарный знак регистрируется.

Регистрация товарного знака во Франции

Ведомство Франции - National Institute of Industrial Property («INPI», French Trademark, Design Patent and Patent Office). Иностранные заявители подают заявки через местных патентных поверенных (French Industrial Property Counsel или French Attorney at Law). Заявка проходит стадию формальной экспертизы и экспертизы на наличие у знака различительной способности: этот процесс занимает порядка 4-6 месяцев. После регистрации информация о товарном знаке публикуется в еженедельном журнале «B.O.P.I. marques». Период оппозиции длится в течение 2 месяцев с даты публикации.

Регистрация товарного знака в Индии

Ведомство Индии - The office of Controller General of Patent, Design and Trademark («CGPDTM»), оно имеет пять подразделений, расположенных в разных городах (Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Chennai). Заявка подается заявителем в то подразделение, юрисдикция которого охватывает его местожительство или место регистрации.

Регистрация товарного знака в Румынии

Ведомство Румынии - State Office for Inventions and Trademarks («Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci»- OSIM). На регистрацию могут подаваться словесные, изобразительные, комбинированные и объемные товарные знаки. Регистрация осуществляется в соответствии с законом 1998 г. о товарных знаках и географических наименованиях.

Регистрация товарного знака в Италии

Ведомство Италии - Italian Patent and Trademark Office (IPTO). Изначально ведомство проверят приемлемость заявки: актуальность и полноту данных о заявителе, достаточное качество воспроизведения заявляемого обозначения, перечень товаров и услуг. Затем проходит полноценная формальная экспертиза, при успешном завершении которой заявка публикуется в ежемесячном бюллетене - Patent Bulletin for inventions, model and trademarks. Период оппозиции длится 3 месяца. Знак регистрируется в течение 6 месяцев с даты подачи заявки.

Регистрация товарного знака в Китае

Ведомство Китая - China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Изначально ведомство проверят формальные требования, выдвигаемые при подаче заявки: актуальность и полноту данных о заявителе, достаточное качество воспроизведения заявляемого обозначения, перечень товаров и услуг. Тут стоить отметить, что у Ведомства Китая есть свои требования к перечню товаров и услуг, отличные от признанных на международном уровне (МКТУ). Поэтому перечень товаров и услуг для подачи заявки в Китае нужно подбирать в соответствии с локальным перечнем. И перечень заявляемых товаров и услуг должен быть крайне специализированным, так как пошлины рассчитываются от количества позиций в классах, а не от количества самих классов, как во многих других странах. Далее экспертиза проверяет заявку на отсутствие ранее зарегистрированных или поданных на регистрацию сходных обозначений для однородных товаров и услуг. В случае, если таких обозначений не будет выявлено, заявка будет опубликована для направления оппозиций против регистрации третьими лицами. Период оппозиции длится 3 месяца. И если оппозиций третьих лиц не поступит, обозначение будет зарегистрировано. Общий срок регистрации составляет 12 месяцев с даты подачи заявки.
Также при регистрации товарного знака в Китае необходимо принимать во внимание особенности административного деления – правовая охрана товарного знака при регистрации в КНР не распространяется на территории Тайваня, Макао, Гонконга. У данных территорий есть своя система регистрации товарных знаков и свои ведомства, поэтому, если Вам необходимо, чтобы товарные знаки действовали и на этих территориях, придется подавать отдельные заявки по национальным процедурам.

Региональная регистрация товарного знака

Региональная процедура регистрации товарного знака чем-то напоминает международную процедуру регистрации товарного знака, однако в то же время является принципиально другой. Так же, как и с международной заявкой, коммуникация заявителя или его представителя осуществляется с единым Ведомством, не придется подавать отдельные заявки. И так же единое ведомство рассылает копию заявок в ведомства стран-участниц объединения. Однако на этом сходство заканчивается. Если при международной регистрации товарного знака страны, перечисленные в международной заявке, самостоятельно решают судьбу регистрации товарного знака на своей территории, решения стран-участниц регионального объединения связаны между собой и при вынесении финального решения о регистрации регионального знака должны быть единодушны. По итогам экспертизы товарного знака по международной процедуре некоторые страны могут вынести положительное решение о регистрации, а другие – отказать в регистрации. При региональной процедуре есть только два исхода для заявки: либо предоставлена правовая охрана в общем и для всех стран, либо заявке будет отказано во всех странах. При этом пошлина четко установлена и не требуется проведение расширенного расчета, как при подаче международной заявки.

Итого из плюсов региональной регистрации можно отметить:

• Возможность регистрации сразу на несколько стран, что существенно снижает затраты на представителей и пошлины

• Для регистрации товарного знака по региональной процедуре не нужно иметь базовую заявку или регистрацию в одной из стран-участниц регионального объединения.

Как же выбрать, по какой процедуре начать регистрацию товарного знака в иностранных государствах?

Первое, что необходимо сделать - это определиться с четким перечнем стран, в которых необходимо получить правовую охрану товарного знака. Для развивающегося бизнеса этот простой шаг бывает самым сложным, так как нет представления, насколько сильно вырастет дело и в связи с этим экономическая целесообразность представляется непрогнозируемой. Однако имеет смысл определиться с начальным набором стран, а в последующем по мере роста и развития бизнеса дополняться правовую охрану новыми странами.

После подбора стран необходимо проконсультироваться с патентным поверенным, чтобы подобрать наиболее подходящую процедуру или комбинацию процедур. Поверенный расскажет обо всех возможных рисках, проконсультирует, как сократить расходы и от каких стран при регистрации товарного знака стоит отказаться в силу серьезных противоречий локальным законодательствам.

При построении грамотной стратегии Ваш товарный знак может быть зарегистрирован без проблем и Вы сможете заниматься своей деятельностью в зарубежных странах без риска ответственности, в то же время не боясь недобросовестных действий со стороны третьих лиц.